特許出願における願書の内容

願書

1.願書には出願人及び発明者の氏名(名称)、住所を記載する必要があります(特許法36条1項)。
2.また、明細書(①発明の名称②図面の簡単な説明③発明の詳細な説明(36条3項))、特許請求の範囲(請求項に区分した、発明を特定するのに必要と認める事項すべての記載(36条5項))、必要な図面及び要約書(発明の概要その他(36条7項))を添付する必要があります(36条2項)。

明細書

1.明細書においては発明の詳細な説明が記載され、特許公報によって公開されます。したがって、詳細な説明は、発明のもつ技術内容を世間に周知する技術文献としての役割を担います。そこで、その記載は「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」(当業者)が、発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載しなければなりません。よって、当業者が発明を理解するのに、通常想定される以上の実験や試行錯誤が要求される場合、実施可能要件は満たされないことになります。物の発明にあっては、実施可能と言い得るに、当業者がその物を実際に生成できる程度の製造方法の記載が必要となります。なぜなら、物が実際に製造できなければ、特許権を付与しうる程度に発明が周知されたといい得ないからです。
2.また、明細書には先行技術文献情報の記載が要求されます(36条4項2号)。特許審査に利用する趣旨です。

特許請求の範囲

1.特許請求の範囲に記載された事項に基づいて、発明の技術的範囲(特許権の保護対象)が画されることになります(70条)。このように特許請求の範囲は権利文献としての使命を有します。なお、要約書に記載された発明の概要は、技術的範囲の画定に参酌されないことになります(70条3項)。
2.請求項を複数に分けて出願することもでき、「請求項ごとに」発明を特定するに足る事項をすべて記載しなければなりません。請求項はすべて同一の発明を表現したものでなければなりません(1発明1出願)。もっとも、37条により、2以上の発明も単一性の要件を満たす限り、1の出願で行うことが可能です。なお、単一性の要件を満たさず、1の出願で違法に2以上の発明を出願しても、特許登録がされれば、無効事由とはなりません。あくまで、手続き上の制限だからです。
3.請求項一つ一つが無効事由として無効審判を請求できることが、明文で定められています(123条1項柱書後段)。これに対して、特許査定は出願ごとに行われます(49条柱書)。迅速な査定の要請と思われます。また、出願人は、請求項を削除する補正(17条の2第1項)や、分割出願(44条1項)も可能です。したがって、1の請求項が不適法であることをもって、出願全体が拒絶されるものと解した判例があります(東京高判平成14年1月31日)。
4.特許請求の範囲の記載は、36条6項各号の要件を満たしたものでなければなりません。1号におけるサポート要件の趣旨は、権利保護を受ける対象と、公開により周知された発明を一致させるための要件です。2号における明確性要件は、権利保護の対象を明確に限定しうる記載であることを要求するものです。3号の簡潔性要件は、手続き上の便宜および、第三者の予測可能性を担保するものです。36条6項違反は、公開されたといえない発明や、保護範囲が明確でない発明に特許を付与するわけにいかず、かつ、残存させるわけに行かないから、拒絶事由かつ、無効事由となります。サポート要件は左記のような趣旨で要求されますから、発明の詳細な説明に記載された発明と、特許請求の範囲に記載された発明が同一であるか、又は、請求の範囲の記載のみで発明を実施しうるときに、クリアされることになります(知財高判平成17年11月11日)。
5.機能的クレームとは、発明の特定を、当該発明が有する機能の記載により行う場合をいいます。機能や特性によって発明を特定しようとするとき、当該記載は、その機能、特性を有するすべての物、方法をさすと解されます。したがって、特定の外延が不明確かつ広範になりやすいといえます。このことから、当業者をして当時の技術常識から、クレーム記載の機能を有する物を具体的に想起できない場合は、明確性要件を欠くことになります。
6.プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、物の発明の特定を物の製造方法によって行うクレームをいいます。プロダクト・バイ・プロセス・クレームにより特定された物は、その製造方法により製造された物に限るとする製法限定説と、そのような限定はしない物質同一説があり、判例は物質同一説を採ります(東京高判平成14年6月11日)。プロダクトバイプロセスクレームにおいても、機能的クレームと同様の問題点が指摘されるところです。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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